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특허침해 분쟁은 특허권자가 특허권 침해중지를 요청하는 경고장을 보내면서 시작된다. 이런 경고장을 받고 방어하려는 이는 먼저 특허권자가 침해품이라고 주장하는 물품이 특허기술을 그대로 포함하고 있는지를 검토해야 한다.이 때 사용되는 검토수단이 구성요소완비의 원칙(All Elements Rule)이다.
모든 특허는 발명을 이루는 구성요소(elements)와 이들의 결합관계를 표현한 청구항(claim)을 하나 이상 포함하고 있다. 이들 청구항의 집합이 특허받은 ‘특허청구범위(claims)’인데, 침해 혐의를 받는 제품에 적용된 기술이 침해당했다고 주장하는 청구항의 기술과 다르면 침해에서 벗어날 수 있기 때문이다. 따라서 해당 청구항에 있는 구성요소가 침해품으로 몰린 제품에 없다거나, 대응하는 구성요소가 있더라도 서로 다른 것이라거나, 구성요소는 동일하지만 결합관계가 다르다면 침해품이라고 할 수 없다. 그야말로 청구항에 있는 구성요소(elements)를 모두(all), 그리고 결합관계까지 동일하게 ‘그대로’ 포함하고 있어야 침해가 된다.
그런데, 일부 구성요소가 다르긴 한데 그 차이가 특허청구항의 그것이나 다를 바 없는 정도라면, 이른바 균등론(Doctrin of Equivalent)이 적용되어 침해가 되는 경우가 있다. 지능적인 침해자로부터 특허권자를 보호하기 위해 인정되는 특허권 확대해석 이론이다.
두번째는 특허의 유효성을 검토하게 된다. 침해품이 그 특허의 출원전 공지기술과 동일하거나 공지기술로부터 쉽게 할 수 있는 발명이라면 잘못 등록된 특허이므로 등록을 무효로 돌릴 수 있기 때문이다. 실무상, 반드시 검토하는 사항이다. 동일기술이 검색된다면 특허를 무효시키지 않고도 분쟁을 간단히 끝낼 수 있다. 경고장에 대한 답변서에 공지기술을 첨부하여 회신하면 특허권자는 승패가 명확한 분쟁을 더 이상 진행할 수 없기 때문이다.
특허침해 분쟁에서 방어를 위해 선행기술을 검색하는데 많은 노력과 비용을 들이는 이유가 여기에 있다. 적어도 특허기술과 동일한 기술은 찾지 못하더라도 침해로 몰린 제품이 특허기술보다 공지기술에 가깝다면 침해를 면하게 된다. 그 특허가 출원되기 전에 공개된 기술과 공지기술의 범위에 있는 기술은 누구나 자유로이 사용할 수 있는 영역이거나 적어도 그 특허권자의 것은 아니기 때문이다. 이같은 이론을 뒷받침하는 원칙을 ‘공지기술 제외의 법칙’ 또는 ‘자유기술의 항변’ 이라고 한다.
재작년의 일이다. 모 홈쇼핑업체가 꽤 많이 팔린 물건이 특허침해품으로 몰려 곤경에 빠져 있었다. 특허심판원에 제기한 권리범위확인심판에서 지고 그 사건은 특허법원에 불복한 상태인데다 형사고소까지 당하였다. 심결문을 살펴보니 공지기술에 관해서는 한마디도 없고 이른바 침해품과 특허기술의 구성요소만 비교되어 있지 않은가.
당시 필자는 동일한 특허로부터 공격을 당한 다른 수입업자 사건을 진행하고 있었다.홈쇼핑 관계자를 불러 이대로 가면 특허법원에서도 패소할 것이니 대책을 세우는 것이 좋겠다고 넌지시 충고했지만 어찌된 일인지 소식이 없었다. 결국은 얼마 안되어 특허법원에서 패소하고 그 사건이 필자에게 왔다. 우선 패소한 특허법원 사건을 대법원에 상고한 뒤 진행하고 있던 수입업자의 무효심판과 권리범위확인심판에 홈쇼핑업체를 참가하게 하고 그 특허를 무효시켜 상고사건은 물론 별개로 진행되던 가처분이의신청 사건까지 모두 해결한 적이 있다.
이 때 사건을 해결한 일등공신은 공지기술이었다. 필자가 검색해보니 그 특허는 이미 미국에서 이십수년 전에 특허공고된 기술과 사실상 동일하였던 것이었다. “공지기술”은 특허침해소송에서 가장 강력한 방어수단이다. 어떤 전관보다도 확실한 힘을 발휘한다.<끝>
[매경이코노미 제1505호(09.05.13일자)]
